Nueva Ley de marcas

Escrito por Antònia Beltran

El 14 de enero de 2.019, entra en vigor la nueva ley de Marcas en España. De las modificaciones que se introducen, resultan de especial interés las siguientes:

 • Ampliación de la legitimación para solicitar el registro de una marca o de un nombre comercial a cualquier persona física o jurídica, con independencia de sus circunstancias.

• Es suficiente con que una marca sea susceptible de representación, sin la necesidad de que la misma sea representada gráficamente, siempre que sea clara y precisa.

Prohibición que impide registrar marcas que consistan o reproduzcan la denominación de una variedad vegetal.

• Refuerzo de la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pasando a ser también un motivo de denegación relativo, alegable en sede de oposición.

• Desaparece la distinción entre marca notoria y marca renombrada, quedando como única categoría la del renombre en España o en la Unión Europea.

• En el procedimiento de oposición, a petición del solicitante, se introduce la exigencia de uso de los registros anteriores con más de cinco años de concesión en los que se basa la misma.

• Se confirma que el titular el cual su derecho de marca se vea lesionado por un tercero, podrá prohibir mediante una acción por infracción, la utilización de la marca de este tercero, a menos que los derechos del titular sean declarados caducados.

• Legitimación de los licenciatarios exclusivos para incoar la acción por violación de marca si, habiendo requerido al titular, éste no hubiera iniciado la acción.

• Para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa podrá considerarse que constituye una solicitud de renovación.

Las tasas se han visto afectadas en dos supuestos: 1) supresión de la tasa de recepción y transmisión de una marca de la Unión Europea y 2) creación de una tasa de 200 € por la presentación de una solicitud de nulidad o caducidad ante la OEPM.

• Ampliación de los medios de defensa del titular de la marca ante las falsificaciones en tránsito aduanero, permitiéndoles detener los bienes (incluidos los embalajes), excepto que se demuestre que el referido titular no está facultado para impedir la utilización de su marca en el país extranjero.

La indemnización por daños y perjuicios podrá cuantificarse basándose en los beneficios que el titular habría podido obtener mediante el uso de la marca sin la violación, o, alternativamente, los que haya obtenido el infractor como consecuencia de esta.

• Igualmente, la indemnización podrá fijarse en una cantidad que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia.

• A partir del 14 de enero de 2023, se podrá plantear la nulidad o caducidad de una marca ante la OEPM. Sin embargo, vía reconvencional podrá solicitarse ante los Juzgados y Tribunales.

• No será causa de nulidad o caducidad la falta de legitimación para ser titular de una marca.

La prescripción por tolerancia de una marca no afectará las marcas de agente o representante.

• La solicitud de nulidad en la OEPM o judicial impedirá al mismo titular presente una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus derechos, si la hubiera podido alegar antes.

• Los efectos de la caducidad de una marca se retrotraerán a la fecha de solicitud de caducidad ante el órgano competente, sin perjuicio de que en la resolución administrativa o judicial indique lo contrario.

Se considerará cosa juzgada toda demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la OEPM hubiera dictado ya una resolución sobre el mismo objeto, aplicándose el mismo en el caso inverso.

• Se mantienen las competencias atribuidas al Juzgado de Marcas Comunitarias por la Ley 24/2015, de Patentes (acumulación de acciones, marcas UE / nacionales).

• Las modificaciones entrarán en vigor el 14 de enero de 2019, a excepción de la asunción de competencias por parte de la OEPM para decretar la nulidad y caducidad de una marca, que se demora hasta el año 2023.

 

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Antònia Beltran.

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